AGGIORNAMENTI

A partire dal 1° Luglio 2011 diventa operativa la procedura di opposizione contro:

1. le domande di marchi nazionali depositate dal 1° maggio 2011;
2. le registrazioni internazionali designanti l’Italia pubblicate sul primo numero del mese di luglio 2011 del Bollettino dei marchi internazionali.

L’opposizione è una procedura amministrativa che si svolge davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in base alla quale titolari di diritti di esclusiva anteriori possono chiedere all’Ufficio il rigetto di una domanda di marchio successiva in conflitto come di seguito specificato.
In sintesi, in base all’art. 177 del Decreto Legislativo 30/2005 sono legittimati a presentare opposizione i sotto indicati soggetti:

• i titolari o licenziatari esclusivi di una precedente domanda o registrazione italiana, comunitaria o di una registrazione internazionale che designi l’Italia o l’Unione Europea contro un marchio identico o simile per prodotti e/o servizi identici o simili;

• le persone, gli enti e le associazioni di cui all’art. 8 del Dlg. 30/2005 che disciplina i casi in cui sia richiesta la registrazione come marchio di: un ritratto; un nome di persona e il suo uso possa ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tale nome; se notori, nomi di persona, segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

A differenza del procedimento di Opposizione davanti all’UAMI (Ufficio dei marchi comunitari) a cui la normativa italiana è riconducibile, l’opposizione non potrà basarsi sui seguenti diritti:

• marchi non registrati o altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (quali nomi a dominio, denominazioni sociali) e di portata non puramente locale;
• marchi non registrati notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi;
• marchi registrati o allo stato di domanda che godano di notorietà per prodotti/servizi dissimili.

I suddetti diritti continueranno ad essere azionati solo in sede giudiziaria, in una della 12 Sezioni Specializzate  presso le altrettanti Corti d’Appello dislocate sul territorio nazionale.

L’opposizione deve essere proposta entro 3 mesi che decorrono per i marchi italiani dalla pubblicazione nel Bollettino dei Marchi italiani, mentre per i marchi internazionali dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sul Bollettino dei Marchi Internazionali. Il suddetto termine è tassativo.

Una volta presentata opposizione e quest’ultima sia ritenuta ammissibile, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la notifica al richiedente del marchio italiano opposto e fissa un periodo minimo di 2 mesi (prorogabile più volte su istanza delle parti per un periodo massimo di un anno) in cui le parti possano comporre la vertenza in via bonaria.
In mancanza di un accordo, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi fissa i termini entro cui le parti devono presentare gli atti a supporto delle proprie posizioni.

Nel corso della procedura il titolare del marchio opposto può chiedere all’opponente, la dimostrazione dell’uso del marchio anteriore azionato laddove sia registrato da oltre 5 anni. In mancanza di tale prova, da fornirsi entro 60 giorni dalla notifica della richiesta da parte dell’Ufficio, l’opposizione viene respinta.
Al termine del contraddittorio, e comunque entro 24 mesi dalla data di deposito dell’opposizione (fatti salve eventuali periodi di sospensione), l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette una decisione.

La parte soccombente può essere condannata al rimborso, totale o parziale,  dei diritti di opposizione che ammontano a euro 250 e delle spese di rappresentanza entro il limite di euro 300.

Le decisioni dell’Ufficio sono impugnabili davanti alla Commissione dei Ricorsi entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla loro notifica.
Le decisioni della Commissione dei Ricorsi sono a loro volta appellabili davanti alla Corte di Cassazione, ma esclusivamente per questioni di diritto e non di merito.

In conclusione, si tratta di una procedura che permetterà ai titolari di marchi di proteggere le proprie privative secondo modalità più celeri e soprattutto meno costose rispetto alle azioni legali di nullità davanti alle Corti Specializzate dei Tribunali che sino ad oggi sono state l’unico strumento di tutela di cui avvalersi.
Tenuto conto dei termini inderogabili entro cui le istanze di opposizione devono essere proposte, risulta quanto mai consigliabile avviare un servizio di sorveglianza sui propri marchi al fine di verificare eventuali situazioni di conflitto con segni depositati successivamente ed agire, nel caso, tempestivamente.