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The recent caso LEGO / Delta Sport Handelskontor GmbH (Corte di Giustizia dell'UE, T‑537/22 del 24 gennaio 2024) ha fatto luce ulteriormente sugli approcci “sfumati” attraverso i quali i disegni e modelli, in particolare quelli con un nucleo funzionale, possono essere protetti nel quadro giuridico dell'Unione Europea.

1. Normativa

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento CE n. 6/2002:

“1. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2 un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.”

2. Collegare design e funzionalità

Il problema è che manca la definizione dei parametri legali su cosa significhi "tecnico" nel contesto dell'articolo 8 anzidetto sul "disegno e modello il cui aspetto è dettato unicamente dalla sua funzione tecnica".

• Riservare le forme che sono essenziali per ottenere una funzione/soluzione tecnica al campo dei brevetti, che applica criteri più severi per la valutazione dello “step inventivo” e comporta costi più elevati per accordare un'esclusiva brevettuale;
• garantire che le forme che sono necessarie per ottenere funzioni tecniche non siano protette da diritti esclusivi per consentirne la loro libera riproduzione;
• riconoscere che non c'è spazio per la protezione del design quando, essendo le forme impiegate dettate dalla loro funzione, i designer non hanno avuto libertà di progettazione: in queste situazioni, infatti, se ci fosse un contributo creativo, sarà da qualificare come soluzione inventiva, perché manifesterà una soluzione tecnologica e non quella di un designer.

3. Approccio attualmente diffuso nella giurisprudenza

L'approccio giurisprudenziale consolidato per interpretare cosa significhi dire che le caratteristiche sono "esclusivamente" dettate dalla funzione tecnica in questo contesto è stato ben spiegato nel caso "Doceram GmbH v. CeramTec GmbH"².

Questo precedente è stato determinante nel delineare i confini della protezione dei disegni e modelli, in particolare respingendo l'approccio della "molteplicità delle forme"³ e prediligendo il “come appare” quale criterio per valutare la proteggibilità delle caratteristiche del disegno o modello.

In questo modo, è chiarito che le caratteristiche sono dettate esclusivamente dalla funzione tecnica – e come tali escluse dalla protezione del disegno o modello – se sono state scelte esclusivamente allo scopo di progettare il prodotto per la funzione che deve, e non, per contro, scelte per migliorarne l'aspetto visivo.

4. Le implicazioni del caso LEGO per la protezione del design

L'azione legale scaturisce dalla richiesta della LEGO di proteggere i suoi iconici mattoncini come modello comunitario registrato.

Delta Sport Handelskontor GmbH ha chiesto la dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato di proprietà di Lego.

Di conseguenza, la decisione del Tribunale dell'Unione Europea, si è incentrata sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 6/2002, in particolare sulle cause di nullità di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), ed ha chiarito i criteri di valutazione del concetto normativo relativo alle caratteristiche di prodotto unicamente determinate dalla sua funzione tecnica, influenzando così le modalità di applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento n. 6/2002.

Il disegno Lego dei mattoncini di un set di costruzioni giocattolo è rappresentato nelle seguenti viste:

La controversia si è conclusa con il rigetto del ricorso di Delta Sport da parte della Corte, che ha ritenuto che il disegno o modello contestato non potesse essere dichiarato nullo in quanto rientrava nell'eccezione che tutela i sistemi modulari.

Oltre a questo, la decisione è degna di nota perché sottolinea che un disegno o modello viene dichiarato nullo solo se tutte le sue caratteristiche sono escluse dalla protezione.

Nel caso in questione, ad esempio, è stato stabilito che la superficie liscia del mattoncino da costruzione non rientra nell'esclusione, in quanto non è una caratteristica che influisce sulla funzionalità del set giocattolo.

Alla luce di quanto sopra, è stato affermato che il disegno di tale sistema modulare soddisfa i requisiti per la protezione ai sensi del Regolamento⁴, poiché almeno una delle sue caratteristiche non è unicamente determinata dalla sua funzione tecnica.

Secondo la sentenza Doceram vs CeramTec, le caratteristiche di un prodotto non sono unicamente dettate dalla loro funzione quando sono il frutto di una scelta volta a migliorare l'aspetto visivo del prodotto nel suo insieme.

Premesso quanto sopra, e tenendo conto che i prodotti di design sono soliti includere sia caratteristiche funzionali che estetiche, la decisione nel caso Delta Sport vs Lego abbassa la soglia di proteggibilità.

In un sistema modulare anche una sola caratteristica non funzionale potrebbe essere sufficiente per portare un disegno o modello a registrazione.

5. Perché questo caso è importante per la giurisprudenza del design

Questo discorso giuridico non è un mero esercizio accademico, ma dispiega implicazioni pratiche per i designer e gli inventori, aprendo nuove prospettive nell'ambito della tutela del diritto dei disegni e modelli.

Per i designer, questa decisione fa da guida, incoraggiando la registrazione di disegni e modelli funzionali in un mercato sempre più caratterizzato dalla fusione di tecnologia e design, dove la differenziazione si basa spesso sull'unicità dell'aspetto visivo dei prodotti.

Il caso LEGO⁴ rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione delle leggi sulla protezione dei disegni e modelli di sistemi modulari, in quanto incoraggia a valorizzare lo sforzo creativo che viene profuso nella progettazione di prodotti che siano allo stesso tempo funzionali ed estetica: una sola caratteristica non funzionale potrebbe fare la differenza.

1. “Exclusions: what is not a design- Functional features – Technical function”- Intellectual property law, Bently, Sherman, Gangjee, & Johnson 5th ed, Oxford University Press (page751).
2. Case C.395/16, EU:C:2018:172, [22-23]
3. The multiplicity of forms approach grants protection to any functional design, provided that it is demonstrated that the same function can be achieved through an alternative shape.
4. Case T-537/22 - January 24, 2024. General Court Third Chamber, [35-41]