AGGIORNAMENTI

Dal 15 aprile 2013 diventeranno effettive, in Australia, alcune importanti modifiche alla legislazione in tema di brevetti, per effetto del “The Intellectual Property Laws Amendment Act 2012”.

In seguito, riassumeremo i cambiamenti più rilevanti:

1. Valutazione dell’attività inventiva
   L’ambito di ammissibilità della prior art verrà allargato e sarà più gravoso riuscire a superare obiezioni od opposizioni fondate sulla carenza di attività inventiva.
   Infatti, se ora l’esaminatore può considerare solo la comune conoscenza nota in Australia, con la riforma sarà utilizzabile la comune conoscenza mondiale, come per altro accade già da tempo in Europa, USA, Giappone ecc.
   Inoltre, se ora possono essere prese in considerazione solo informazioni sullo stato della tecnica “accertate, comprese e considerate rilevanti da parte della persona esperta”, con la riforma tutte le informazioni sullo stato della tecnica dovranno essere prese in considerazione, indipendentemente dal giudizio di rilevanza da parte della persona esperta. Infatti, anche se la persona esperta del ramo può essere considerata a conoscenza di tutte le informazioni sulla prior art disponibile, tali informazioni potrebbero comunque essere escluse dal giudizio di ovvietà se si potesse dimostrare che la persona esperta non avrebbe potuto apprezzarne la rilevanza.
2. Riduzione del periodo per ottenere la concessione
   Il termine finale per ottenere la concessione del brevetto viene ridotto da 21 a 12 mesi, decorrenti dalla prima office action.
3. Requisito dell’utilità
   Viene introdotto il nuovo requisito della c.d. “utilità”. La descrizione dovrà rivelare un uso dell’invenzione “specifico, sostanziale e credibile”.
4. Sufficienza della divulgazione
   Con la nuova normativa la descrizione dovrà “rivelare l’invenzione in un modo che sia sufficientemente chiaro e completo per poter essere realizzata da un esperto del ramo”.
5. Il requisito del “sostegno” sostituisce quello della “base equa”.
   Attualmente le rivendicazioni devono essere “equamente basate” sulla descrizione, cioè sostanzialmente in linea con la descrizione. Con le modifiche le rivendicazioni dovranno essere “sostenute” dalla descrizione. In forza di ciò, ogni rivendicazione dovrà trovare fondamento nella descrizione e l’ambito delle rivendicazioni non potrà essere più ampio.
6. Motivi di esame
   Tra i motivi di esame saranno inclusi anche l’utilità e l’uso anteriore.
7. Standard di prova
   L’esaminatore durante i procedimenti di esame, opposizione e riesame farà ricorso al più elevato standard di prova del “bilanciamento delle probabilità”.
8. Limitazioni agli emendamenti
   Una modifica alla descrizione che aggiunga un nuovo oggetto non sarà più permessa, anche se esso non rientra nelle rivendicazioni.
9. Modifiche alla procedura di esame
   Non sarà più possibile richiedere procedure di esame modificate o differite.
10. Rivendicazioni “Omnibus”
    Non sarà più permesso definire un invenzione riferendosi alla descrizione ed ai disegni, salva la circostanza in cui essa possa essere definita soltanto in riferimento ad uno specifico dettaglio della descrizione.
11. Rinvio della concessione.
    Anche se il richiedente potrà ancora pretendere che la concessione di una domanda sia rinviata, l’esaminatore avrà il potere di decidere se posporre o meno l’accettazione. Inoltre l’esaminatore avrà anche il potere discrezionale di rimandare l’accettazione anche se il richiedente non ne fa richiesta.

I cambiamenti non verranno applicati solo alle domande di brevetto depositate dal 15 aprile 2013, ma anche alle domande depositate prima per le quali l’esame sia richiesto nel giorno di entrata in vigore della nuova regola o successivamente.