FOCUS

Marchio internazionale

Per l’estensione all’estero è possibile utilizzare una procedura unificata di deposito regolata dall’Accordo e Protocollo di Madrid, coprente contemporaneamente più Stati designando quelli di interesse al momento del deposito della domanda. Con tale procedura è consentito ottenere, in ciascuno degli Stati che hanno aderito all’Accordo e Protocollo di Madrid, la stessa protezione e gli stessi mezzi di difesa contro ogni lesione del diritto al marchio che le leggi di tali Stati offrono ai marchi nazionali.

Stati aderenti

Gli Stati aderenti all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid sono i seguenti:

Albania, Algeria, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahrain, Benelux, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Cambogia, Cina, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Repubblica delle Filippine, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Lesoto, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Madagascar, Marocco, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, Ruanda, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sudan, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Unione Europea, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

Collegamenti

Un richiedente italiano può quindi depositare un Marchio Internazionale usufruendo sia dell’Accordo di Madrid che del Protocollo di Madrid.

Il Marchio Internazionale resta dipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato nello Stato di origine per una durata di 5 anni dalla data di registrazione. Durante questi 5 anni segue le vicissitudini del marchio nazionale di base, così che se il marchio nazionale di base venisse abbandonato, o decadesse, o fosse annullato, anche il Marchio Internazionale diverrebbe nullo.

Allo scadere del termine dei 5 anni il Marchio Internazionale diviene indipendente dal marchio nazionale precedentemente registrato nello Stato di origine. Questa clausola tutela coloro che intraprendono azioni legali contro colui che ha ottenuto illegittimamente la registrazione del marchio e la successiva estensione della tutela negli Stati aderenti alla Convenzione.

Con tale clausola, l’azione legale può essere avviata solo nello Stato di origine evitando così di dover intraprendere tante azioni legali quanti sono gli Stati richiesti con il Marchio Internazionale.

Procedura

Il vantaggio di scegliere la strada del Marchio Internazionale per estendere i propri diritti nei suddetti Stati è strettamente economico. Per poter depositare un Marchio Internazionale è necessario che il titolare del marchio abbia la residenza o, in caso di società, abbia la propria attività, in uno degli Stati aderenti alla Convenzione ed è necessario aver preventivamente depositato ed ottenuto il marchio in detto Stato.

Il Marchio Internazionale ha una durata di 10 anni dalla data di registrazione stessa e può essere rinnovato per un numero illimitato di volte. Entro 12 mesi dalla data dell’avvenuto deposito, per gli Stati dell’Accordo di Madrid, ed entro 18 mesi per gli Stati del Protocollo di Madrid, le varie Amministrazioni Nazionali possono sollevare obiezioni in merito alla registrabilità di tale marchio nel loro Stato. Trascorso tale termine senza aver ricevuto rifiuti, il marchio può ritenersi accettato, fatti salvi gli eventuali diritti di terzi derivanti da marchi identici o simili antecedenti. Questi eventuali diritti di terzi possono essere fatti valere in sede giudiziaria. La maggior parte degli Stati aderenti alla Convenzione in genere non emette alcuna obiezione, come ad esempio l’Italia, ed il marchio risulta così automaticamente accettato. Altri Stati, quali ad esempio la Federazione di Russia e l’Egitto, verificano se il Marchio Internazionale sia identico o simile ad altri marchi preesistenti. Nel caso ciò accada, le Amministrazioni Nazionali di tali Stati emettono una notifica di rifiuto con l’elenco dei marchi antecedenti. Per cercare di superare tali obiezioni è necessario verificare la validità dei marchi antecedenti citati dall’Amministrazione Nazionale che ha emesso il rifiuto. Altri Stati ancora, come ad esempio la Germania, l’Austria e la Svizzera, non effettuano ricerche di anteriorità e così non emettono rifiuti fondati sulla mancanza di novità del marchio stesso. In questi Stati i rifiuti vengono però normalmente emessi per mancanza di distintività del marchio. Vi è inoltre il caso (ad esempio in Germania, Spagna e Svizzera) ove la legge locale prevede la possibilità, per i terzi, di presentare opposizione affinché il marchio non venga registrato in quanto identico o simile, al proprio e coprente prodotti identici od affini. La casistica delle possibili obiezioni è vasta ed i criteri per cercare di superare tali obiezioni possono essere diversi da Stato a Stato.

Può infatti accadere che lo stesso tipo di obiezione venga superata in uno Stato mentre in un altro ciò non risulti possibile. Questo è dovuto fondamentalmente alla diversità delle legislazioni e, nei casi di confondibilità di marchi, ai diversi criteri utilizzati dai singoli esaminatori per giudicare tale confondibilità.

Differenze tra Accordi

Le differenze sostanziali dell’Accordo di Madrid rispetto al Protocollo di Madrid sono le seguenti:

  • un Marchio Internazionale basato sul Protocollo di Madrid può essere depositato basandolo su una domanda di marchio e non su una registrazione di marchio (come richiesto per gli stati aderenti esclusivamente all’Accordo di Madrid);
  • il periodo entro il quale gli Stati membri del Protocollo di Madrid possono presentare obiezioni e rifiuti è di 18 mesi dalla data di registrazione provvisoria (e non 12 mesi come nell’Accordo di Madrid);
  • le tasse per i singoli Stati del Protocollo di Madrid non sono fisse come per gli Stati dell’Accordo di Madrid, ma variano da Stato a Stato, risultando in alcuni casi (vedere Giappone) anche piuttosto elevate;
  • nel caso in cui il Marchio Internazionale subisca un’azione di annullamento entro 5 anni dalla registrazione, il titolare ha la possibilità di trasformarlo in tanti Marchi Nazionali negli Stati del Protocollo di Madrid ove non ci sono impedimenti.
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