FOCUS

Brevetto in Italia

Definizione

Si ha un’invenzione quando si concretizza una nuova ed originale soluzione di un problema tecnico, nella pratica un’invenzione è una combinazione intuitiva, fino a quel momento mancante, di preesistenti concetti, idee od aspetti.

Il concetto di invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, atta ad avere concrete applicazioni in campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un’attività creativa dell’inventore. Non deve essere una semplice associazione od applicazione di idee già note ed applicate nello stesso settore, o in settori affini per risolvere lo stesso problema, e rientranti nella normale conoscenza dei tecnici.

Diritti del brevetto per invenzione industriale

I diritti conferiti da un brevetto per invenzione industriale sono diritti territorialmente definiti e consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto viene messo in commercio dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, all’interno di uno Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Qualora un prodotto venga realizzato mediante un procedimento brevettato in uno Stato ove non esiste il titolo brevettuale, se detto prodotto viene immesso in uno Stato ove è presente un titolo brevettuale di procedimento, detto prodotto può essere oggetto di utilizzo in detto Stato solo da parte del proprietario, o del suo avente causa, del titolo brevettuale di procedimento. Qualora terzi utilizzino a scopo di lucro detto prodotto in Stati ove il brevetto è protetto, chi ha la disponibilità del titolo brevettuale di procedimento può impedire detto utilizzo.

Il diritto di brevetto non si estende, indipendentemente dall’oggetto dell’invenzione:

  1. agli atti compiuti in ambito privato purché non a fini commerciali, ovvero attinenti ad attività di sperimentazione;
  2. alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati;
  3. qualora un brevetto, per la sua attuazione, implichi l’utilizzo di invenzioni protette da precedenti titoli brevettuali ancora in vigore, non può essere né attuato né utilizzato senza il consenso del titolare, o del suo avente causa, del titolo brevettuale precedente. Similmente il titolare, o il suo avente causa, del titolo brevettuale precedente, non può utilizzare il titolo brevettuale successivo senza il benestare del titolare di quest’ultimo.

Ogni domanda di brevetto, e consequenzialmente ogni brevetto, deve avere per oggetto una sola invenzione, ovvero un gruppo di invenzioni collegate tra loro in modo da formare un unico insegnamento inventivo.

In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

  1. se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione negli Stati ove il brevetto è in vigore;
  2. se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria a carico del terzo, mediante tale procedimento, secondo uno dei seguenti casi:

  1. se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
  2. se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito, attraverso ragionevoli sforzi, a determinare il procedimento effettivamente attuato.

Ai fini della prova contraria, deve essere rispettato il legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali. In altre parole, si deve evitare che l’utilizzo improprio di un brevetto di procedimento permetta al titolare, o al suo avente causa, di entrare in possesso di segreti di un concorrente.

In Italia, un brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di deposito e soggiace al pagamento di tasse di mantenimento annuali a partire dalla quinta annualità. Qualora venga lasciato scadere il termine dovuto per il pagamento dell’annualità, è previsto un periodo di grazia di sei mesi durante il quale è possibile pagare l’annualità dovuta gravata di una sovrattassa.

I diritti esclusivi di un brevetto sono conferiti con la concessione dell’attestato.
Gli effetti decorrono dalla data in cui la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di brevetto sono accessibili al pubblico, ovvero dal momento in cui il contenuto della domanda di brevetto è stato notificato al terzo contraffattore. Va chiarito che la notifica deve comprendere tutto il contenuto della domanda di brevetto, non solo parte di essa.

Se non c’è una specifica richiesta di pubblicazione anticipata, che in Italia deve essere presentata con la domanda di brevetto, la domanda è comunque accessibile dopo 18 mesi dal suo deposito. Se la domanda è stata precedentemente depositata in uno Stato estero e viene estesa in Italia, in regime di priorità internazionale, cioè entro il periodo convenzionale di 12 mesi dalla prima data di deposito, la domanda è accessibile allo scadere dei 18 mesi dalla prima data di deposito.

In Italia è previsto il preuso. Il concetto di preuso indica che chiunque, nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito di una domanda di brevetto, o anteriormente alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione poi oggetto della domanda di un terzo, può continuare ad usarla nei limiti del preuso dimostrato. Per uso nella propria azienda non si intende l’attività di sperimentazione, né quella di progettazione, ma il reale e fattivo utilizzo ai fini di lucro dell’invenzione. Qualora venga fatto valere il preuso, si deve ricordare che il deposito della successiva domanda di brevetto da parte del terzo congela alla data di detto deposito l’estensione del preuso. Ogni ulteriore estensione va a soggiacere al diritto di brevetto e deve essere autorizzato dal titolare di detto diritto o dal suo avente causa. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda, o al ramo di azienda, in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Tipologia dei diritti

I diritti nascenti da un’invenzione sono diritti di carattere personale (diritto morale dell’inventore, diritto personalissimo ed inalienabile) e di carattere patrimoniale (diritti che sono disponibili e trasmissibili). I diritti patrimoniali discendenti dalle invenzioni sono alienabili sia per atti tra vivi che a causa di morte; sono altresì suscettibili di pegno, sequestro ed esproprio (per debiti o per pubblica utilità). Il diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

Requisiti di brevettabilità

Un’invenzione per essere brevettabile:

  • deve essere lecita;
  • deve essere idonea ad un’applicazione nel campo industriale;
  • deve essere nuova;
  • non deve essere ovvia, cioè non deve essere evoluzione naturale della tecnica in essere.

Lecito significa che non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume. L’attuazione di un’invenzione non viene però considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa. Per ordine pubblico si intende la tutela degli interessi pubblici quali incolumità, sicurezza, integrità fisica, tranquillità e sanità. Con buon costume si intendono coperti i principi di etica morale. Inoltre non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Va però notato che i procedimenti microbiologici nonché i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, sono brevettabili.

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale qualora il suo oggetto può essere fabbricato, od utilizzato, in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Per stato della tecnica s'intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o con un qualsiasi altro mezzo. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionali o di domande di brevetto europeo o internazionali, designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella di deposito dell'invenzione e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico più tardi; ciò a condizione che il loro contenuto risulti identico al contenuto del successivo documento brevettuale.

Un'invenzione è considerata non ovvia, quindi implicante un'attività inventiva, se per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

La persona esperta è una figura virtuale che conosce lo stato della tecnica fino alla data prioritaria che ha generato l'invenzione, che legge i documenti anteriori avendo presente le sue conoscenze scolastiche e quelle acquisite. La persona esperta non possiede capacità intuitiva ma è dotato di logica combinatoria e la sua attività è finalizzata alla soluzione del problema che gli viene dato.

Non vengono presi in considerazione, per l'apprezzamento dell'attività inventiva, i documenti costituiti da domande di brevetto nazionali, o da domande di brevetto europeo o internazionali, designanti l'Italia, che abbiano una data di deposito anteriore a quella del deposito dell'invenzione e che siano state pubblicate, o rese accessibili al pubblico, più tardi.

Un trovato, perché risponda al requisito dell'attività inventiva e venga considerato non ovvio, deve essere intrinsecamente nuovo. Deve risolvere un problema tecnico e deve comportare un miglioramento, ovvero la soluzione di un nuovo problema, anche se modesto, rispetto allo stato della tecnica in quel dato ramo e in quel determinato momento.

Il contenuto del trovato non deve essere deducibile da ciò che esisteva prima e deve comportare la risoluzione di problemi tecnici e/o tecnologici; non deve quindi essere un semplice abbinamento di cose o fatti noti.

Tipi di invenzioni

Le invenzioni possono riferirsi ad un prodotto, ad un dispositivo per ottenere un prodotto, ovvero ad un procedimento o ad un sistema.

I programmi degli elaboratori, che servono a gestire macchine, impianti, attrezzature o funzioni fisiche, quali ad esempio incroci stradali, sono proteggibili mediante brevetto per invenzione a condizione che vengano protette le funzioni che il programma svolge, non quindi per come sono scritti. La protezione di un programma per elaboratore è protetto per come è scritto mediante il diritto d’autore. In una domanda di brevetto, e quindi in un brevetto, possono essere presenti più invenzioni tra loro collegate che generano autonome ed indipendenti rivendicazioni. Così un brevetto può avere rivendicazioni di prodotto, di procedimento, di dispositivo e di utilizzo.

Possono esserci invenzioni principali, nel caso siano concepite indipendentemente da ogni altra invenzione, o derivate, qualora utilizzino elementi di una o più precedenti invenzioni. Qualora un’invenzione sia dipendente da un brevetto ancora in vita e di proprietà di un terzo, l’invenzione dipendente non può essere concretizzata senza l’autorizzazione del titolare della precedente invenzione brevettata e detto titolare non può realizzare l’invenzione dipendente senza l’autorizzazione del suo proprietario.

Possono esserci anche:

  • invenzioni di perfezionamento di quanto è già noto, sia esso brevettato o meno, e dette, per la loro concretizzazione, soggiacciono alle norme delle invenzioni derivate (o dipendenti);
  • invenzioni di traslazione, quando comportano una nuova utilizzazione di qualche cosa già nota o di una precedente idea inventiva, mediante la sua originale applicazione in un differente settore della tecnica e per scopi differenti da quelli noti;
  • invenzioni di combinazione, cioè quelle invenzioni realizzate mediante l’intima unione, o fusione, di elementi tratti da cose note o da precedenti ritrovati.

Procedura

In Italia, una domanda di brevetto deve essere depositata per via telematica attraverso il portale appositamente istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I residenti in Italia non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio Brevetti Europeo o l’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione.

Una volta depositata, una domanda di brevetto viene prima esaminata per verificare se essa interessi la difesa nazionale, indi viene esaminata per verificare è sia formalmente corretta e se risponda alle caratteristiche richieste dalla legge anche in relazione al rapporto di ricerca trasmesso da UIBM.

Alcuni Stati prevedono che terzi possano opporsi alla concessione definitiva, presentando apposita istanza motivata entro un periodo definito, decorrente dalla data di concessione da parte dell’Ufficio Brevetti di quello Stato. In relazione alle regole specifiche, una procedura di opposizione può comportare un dialogo tra le parti, ovvero essere gestita autonomamente dell’esaminatore con la titolare del diritto. Si ha la possibilità di inviare all’UIBM le rivendicazioni tradotte in inglese, oppure di pagare la tassa di ricerca. L’invio delle rivendicazioni tradotte o il pagamento della tassa di ricerca può avvenire al massimo entro due mesi dalla data di deposito, pena il rigetto della domanda.

Al ricevimento della domanda di brevetto l’UIBM assegna la classe ed effettua un prefiltraggio per eliminare le domande palesemente non tutelabili. Se la domanda di brevetto non risulta di interesse per la difesa nazionale e se risulta formalmente corretta, viene inviata all’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) che esegue una ricerca di anteriorità ed invia all’UIBM, entro il nono mese dalla data di deposito, un rapporto ed un parere preliminare.

Nel caso di urgenza si può richiedere a UIBM, che si riserva, una procedura accelerata.

EPO effettua la ricerca sulla base delle rivendicazioni tradotte con il supporto della descrizione tradotta a mezzo software, se non già fornita al deposito. Nel caso di dubbi sulla ricerca si può richiedere una copia della traduzione effettuata a mezzo software. EPO può eccepire la non unità inventiva ed effettuare la ricerca solo su una parte del brevetto.

Dal ricevimento del rapporto di ricerca e del parere preliminare (che avviene normalmente attorno al 9° mese dal deposito, e che sono trasmessi dall’UIBM), vi è la possibilità di fare eventuali commenti volontari o modifiche al testo entro il 18° mese dalla data di deposito della domanda, quando tutta la documentazione è resa accessibile al pubblico e la domanda viene esaminata da parte degli esaminatori italiani, che si devono basare sul rapporto di ricerca e possono usare il parere preliminare emesso da EPO solo come consultazione. Un brevetto soggetto alla nuova procedura italiana, che viene esteso in sede europea o PCT, può avere diritto ad una refusione di parte della tassa di ricerca, se le rivendicazioni sono uguali a quelle del primo deposito italiano. Va notato che il rapporto di ricerca PCT steso da EPO, in certi Stati esteri, in primis USA, viene spesso completamente riformulato. Nel caso di istanza di rilascio anticipato, se la ricerca è ancora in corso, il brevetto viene concesso senza ricerca e, nel file pubblico, viene annotato che non è stata effettuata la ricerca. In Italia si paga una tassa per ogni rivendicazione successiva alla 10ª. Ci sono anche Stati che prevedono che terzi possano opporsi alla concessione definitiva, presentando apposita istanza motivata entro un periodo definito, decorrente dalla data di concessione da parte dell'Ufficio Brevetti di quello Stato. In relazione alle regole specifiche, una procedura di opposizione può comportare un dialogo tra le parti, ovvero essere gestita autonomamente dall'esaminatore con la titolare del diritto.

L'ambito di protezione di un brevetto

Sia la norma europea che quella italiana prevedono, quale principio fondamentale, che l'ambito di tutela di un brevetto venga determinato dal contenuto delle rivendicazioni; la descrizione ed i disegni vengono considerati ai soli fini dell'interpretazione delle rivendicazioni, non quindi in termini di integrazione.

Va però rilevato che descrizione e disegni sostengono e giustificano giuridicamente le rivendicazioni, le quali non possono contenere aspetti non presenti nella descrizione e nei disegni.

Poiché le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta, esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione e sugli eventuali schemi o disegni; inoltre devono essere comprensibili in sé.

Qualora ci siano aspetti nella descrizione e/o nei disegni che non sono presenti nelle rivendicazioni, detti aspetti non risultano protetti. Similmente se nelle rivendicazioni ci sono aspetti non sostenuti dalla descrizione e/o dai disegni, questi aspetti non sono opponibili ai terzi.

Le rivendicazioni sono indipendenti o dipendenti, e le rivendicazioni dipendenti sono giustificate e sostenute giuridicamente dalla rispettiva rivendicazione indipendente.

Una rivendicazione indipendente è una rivendicazione che riproduce le caratteristiche essenziali (il cosiddetto collo di bottiglia) dell'invenzione di cui si richiede la tutela e serve per individuare l'oggetto dell'invenzione.

Una rivendicazione dipendente contiene tutte le caratteristiche delle rivendicazioni indipendenti a cui si ricollega ed indica ulteriori caratteristiche o varianti per le quali si richiede la tutela.

A nulla rileva che la rivendicazione dipendente sia brevettabile in sé rispetto allo stato della tecnica o anche rispetto alla rivendicazione indipendente a cui si collega. Tale aspetto è importante solo nel caso in cui la rivendicazione indipendente che la sostiene non risulti brevettabile di per sé.

In alcuni ordinamenti, una rivendicazione dipendente brevettabile in sé può essere oggetto di una domanda divisionale da depositare entro la concessione della domanda principale.

Nelle ipotesi di contraffazione la tutela è definita dal cosiddetto oggetto dell'invenzione come identificato nelle rivendicazioni indipendenti da parte del cosiddetto esperto del ramo, o uomo del mestiere.

Va rilevata la sostanziale differenza tra l'idea di soluzione, presente nella descrizione brevettuale, ed il campo protetto da un brevetto concesso presente nelle rivendicazioni.

Una rivendicazione dipendente viene considerata contraffatta solo se anche la rivendicazione indipendente, che sostiene e giustifica la specifica rivendicazione dipendente, è contraffatta.

Qualora in sede di esame o di opposizione amministrativa una rivendicazione indipendente risultasse nulla, è possibile integrarla con una o più delle dipendenti, ovvero acquisendo aspetti contenuti nella descrizione, concretizzando così una nuova rivendicazione indipendente valida.

Durante la vita di un titolo brevettuale concesso, volontariamente, le rivendicazioni possono essere modificate a condizione che rimangano entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto come inizialmente depositata e non estendano la protezione conferita dal brevetto concesso. La modificazione delle rivendicazioni devono prevedere una riduzione (limitazione) del campo protetto dalle rivendicazioni concesse. La modificazione può intervenire sia presso l'UIBM, sia presso l'EPO, sia in corso di causa. Presso l'UIBM le modificazioni vanno richieste prima di avviare un'azione giudiziaria attiva e vengono richieste quando si viene a conoscenza di documenti anteriori incidenti prima non noti. Presso l'EPO, o in corso di causa, le modificazioni possono essere richieste per superare una possibile causa di nullità per la presenza di documenti anteriori incidenti. Presso EPO devono essere richiesto in certe legislazioni europee In corso di causa possono essere richieste durante ogni ordine e grado di giudizio, in Italia qualora sia richiesta la nullità del titolo. In alcuni ordinamenti europei è possibile richiedere la modificazione delle rivendicazioni anche nel caso di azioni attive di contraffazione. In Italia la fonte ove trovare il materiale da introdurre, o riformulare, le rivendicazioni sono la descrizione, i disegni, le rivendicazioni dipendenti.

Una rivendicazione indipendente va letta nella sua interezza e confrontata con ciò che si ritiene interferente.

L'interferenza può essere letterale, quando ciò che si ritiene interferente si legge compiutamente nella rivendicazione, oppure per equivalenza.

Per equivalenti si intendono quei mezzi tecnici, in luogo dei mezzi descritti nel brevetto al momento della data prioritaria e rivendicati, il cui utilizzo alternativo era evidente per l'esperto del ramo senza dover applicare un particolare sforzo mentale.

Il concetto di mezzi equivalenti è per altro importante anche nella procedura di esame, cioè nella procedura che precede la concessione di un brevetto nei sistemi ad esame preventivo, per valutare la rilevanza o meno di un documento anteriore, o in sede giudiziaria, come avviene ad esempio in Italia, per definire l'oggetto dell'invenzione ovvero il suo campo protetto.

La formulazione delle rivendicazioni dei medicamenti prevede che, qualora il medicamento sia nuovo come prodotto, esso potrà essere tutelato anche come medicamento sulla base della tutela concessa alla sostanza.

Qualora il prodotto utilizzato come medicamento sia di per sé noto ma senza caratteristiche terapeutiche, tale sostanza, o tale miscela di sostanze, potrà essere protetta per l'utilizzazione specifica in un trattamento terapeutico.

La tutela dei brevetti d'invenzione

La tutela dell'esclusività sulle invenzioni brevettate è sia civile che penale e riguarda sia i diritti patrimoniali, che il diritto morale dell'inventore.

L'azione giudiziaria a tutela del diritto di esclusiva può essere di accertamento (quando si vuole verificare se c'è o meno contraffazione), di inibitoria (quando si vuole impedire il continuare dell'azione lesiva), di risarcimento dei danni (quando si vuol ottenere un giusto compenso per i danni subiti da un'azione lesiva), nonché di rivendica (quando sia in contestazione la titolarità di un brevetto). Le azioni giudiziarie possono essere sia attive che passive. Va ricordato che azioni di accertamento negativo, che dicano se il prodotto di un'impresa è in contraffazione di un titolo brevettuale di uno straniero che non ha sede o domicilio in Italia, non possono essere proposte.

Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.

Secondo i casi, si propongono davanti alla Sezione Specializzata competente in merito alla residenza o al domicilio del convenuto, o presso quella che sottende il luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza, ovvero presso quella che sottende il luogo ove è intervenuto il fatto lesivo, o presso la Sezione Specializzata di Roma.

Va ricordato che l'indicazione di domicilio, annotata nel registro dei brevetti, vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria. Ciò fa sì che, prima di procedere ad una qualunque azione, è sempre consigliabile verificare nel registro dei brevetti non solo se esistono trascrizioni, o note a seguire, ma anche se sono intervenute modifiche negli indirizzi ovvero nel domicilio, ovvero ancora nel contenuto del titolo brevettuale. Qualora trattasi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi alla Sezione Specializzata del luogo nel cui distretto i fatti sono stati commessi.

L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto incombe, in ogni caso, a chi impugna il brevetto, mentre l' onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.

Il titolare dei diritti di brevetto può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di quanto in violazione di tali diritti. Può altresì richiedere che vengano acquisiti i documenti che attestano, o documentano, l'estensione del presente danno subito. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Il provvedimento che autorizza la descrizione e il sequestro definisce anche i limiti e le regole.

Il titolare dei diritti di brevetto può richiedere provvedimenti temporanei e quindi può chiedere che sia disposta l'inibitoria alla fabbricazione, al commercio ed all'uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto. Tale richiesta soggiace alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari nonché alle norme speciali del Codice della Proprietà Industriale. Una richiesta di inibitoria può essere richiesta prima o nel corso della causa di merito. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Le azioni di accertamento negativo e di accertamento di validità vengono richieste nel caso in cui un terzo voglia accertare che un suo prodotto non contraffà diritti specifici altrui e nel caso in cui un terzo voglia verificare la consistenza di un diritto altrui. Non possono essere proposte azioni di accertamento negativo nei confronti di terzi che non dispongano di una sede in Italia a meno che detti terzi non dispongano del titolo brevettuale di interesse in Italia.

Le sanzioni, che possono essere poste a carico del contraffattore, consistono nella pubblicazione della sentenza, nell'assegnazione in proprietà al titolare del brevetto degli oggetti contraffatti, nella rimozione, interdizione o distruzione degli oggetti su indicati, nel pagamento di un importo a rifusione del danno.

Le azioni giudiziarie a difesa dei propri diritti brevettuali hanno un costo e richiedono un certo tempo per giungere a sentenza. Il costo va valutato avendo presente il valore della contraffazione. Il tempo va valutato nel contesto dell'estensione della contraffazione e del danno che ciò arreca. Ci sono Stati in cui una causa di contraffazione dura ragionevolmente poco ma ci sono Stati in cui i tempi arrivano a 6-7 anni. Similmente ci sono Stati in cui il costo di una causa è ragionevole, ma ci sono Stati in cui i costi sono rilevantissimi.

Protezione del brevetto all'estero

Una domanda di brevetto può essere estesa all'estero, in regime di priorità, entro 12 mesi dal primo deposito. Se il testo esteso corrisponde nella sostanza al testo originale depositato in Italia, esso gode del diritto di priorità. Se nel testo esteso vengono introdotti aspetti nuovi non collegati a quelli originali, detti aspetti nuovi non godono del diritto di priorità.

Una domanda di brevetto può essere estesa anche fuori regime di priorità, cioè entro 18 mesi dal primo deposito, purché il contenuto della domanda di brevetto non sia stato reso accessibile al pubblico (ad esempio ponendo in commercio l'oggetto che contiene l'idea di soluzione se dall'esame dell'aspetto si capisce l'idea di soluzione) e purché l'oggetto del trovato non sia stato altrimenti divulgato, a condizione che terzi non abbiano nel frattempo depositato un'analoga domanda.

L'estensione all'estero può avvenire Stato per Stato, ovvero beneficiando di una delle procedure unificate, quali quella prevista dalla Convenzione per il Brevetto Europeo , per il Brevetto Comunitario, o dalla Convenzione per la domanda internazionale (PCT). La Convenzione PCT prevede una procedura che permette di ritardare il momento in cui si deve decidere in quali Stati confermare un titolo di brevetto.

La procedura PCT deve essere considerata una procedura di ritardo e non di concessione, mentre la procedura del Brevetto Europeo è una procedura di concessione.

L'utilizzazione delle procedure unificate va fatta avendo presenti i tempi che dette richiedono per giungere alla concessione, nonché i problemi che possano sorgere dopo la concessione. Si deve infatti notare che sono pochi gli Stati (vedi Italia) che ammettono di poter avviare una causa di contraffazione prima che il titolo di brevetto venga concesso.

Una concessione tardiva rispetto l'insorgere di una contraffazione può anche vanificare l'interesse ad avviare un'azione a difesa.

Un'estensione deve essere considerata alla stregua di un qualsivoglia altro investimento produttivo.

Le spese di protezione brevettuale all'estero devono avere, quindi, una corrispondenza con il ragionevole fatturato e con il collegato margine di contribuzione o con il vantaggio concorrenziale che si pensa di ricavare. Inoltre, tale eventuale protezione deve tener conto della possibilità che solo in certi Stati vale la pena avviare azioni giudiziarie, in quanto le azioni in detti Stati presentano tempi ragionevoli e giudizi sufficientemente qualificati e sereni. Depositi in Stati in cui non vi è certezza del diritto vanno effettuati previa attenta ponderazione e valutando motivi commerciali o di collaborazione tecnica effettiva.

Parimenti, un titolo di brevetto deve essere abbandonato quando ci si accorge che non vi è alcun concreto interesse in termini di barriera competitiva o di fatturato.

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