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Nuovo Regolamento sul Marchio UE

La versione codificata del Regolamento (UE) 2015/2424 in vigore dal 1° ottobre 2017 23 agosto 2017

Il Regolamento (UE) 2017/1001, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2017, è una versione codificata del regolamento sui marchi dell'Unione Europea che comprende le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2015/2424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, come parte de "il pacchetto di riforma del sistema dei marchi dell'Unione Europea".

Le modifiche comprendono la rappresentazione grafica come opzionale per le domande di marchio UE e l'introduzione di Marchi di Certificazione nonché una serie di norme procedurali, nuove o modificate.

Scarica il nostro leaflet “New EU Trade Mark Regulation”

Qui di seguito verranno esaminate le due principali modifiche riguardanti l'introduzione del Marchio di Certificazione e l’ambito procedurale.

Nuovo Regolamento sul Marchio UE

Marchi di Certificazione

A partire dal 1° ottobre 2017 sarà possibile fare domanda per questa nuova tipologia di marchio dell’Unione Europea.

Definizione
Il Marchio di Certificazione dell'Unione Europea consiste in una garanzia caratteristiche specifiche (comprese quelle relative “al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche”) di determinati prodotti e servizi, certificati dal titolare del marchio, ed è quindi idoneo a distinguere i detti prodotti o servizi da quelli che invece non sono stati così certificati.
I Marchi di Certificazione indicano la conformità dei prodotti e dei servizi che li utilizzano a standard fissi, definiti dai regolamenti d’uso e controllati sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione.
I Marchi di Certificazione permettono a un istituto o organismo di certificazione di consentire ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d’impresa come segno di garanzia per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.
Coerentemente con il suddetto scopo di detti marchi, una domanda di Marchio di Certificazione sarà respinta qualora esista il rischio che il pubblico sia indotto in errore con riguardo al carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non appaia come un marchio di certificazione.

Requisiti per la domanda di un Marchio di Certificazione
Il richiedente di un Marchio di Certificazione dovrà allegare alla domanda medesima una dichiarazione riguardante l'intenzione di richiedere un marchio di certificazione europeo e indicare i beni e servizi che saranno certificati dal titolare del marchio.
Inoltre, entro due mesi dalla presentazione della domanda, il richiedente sarà tenuto a presentare il regolamento d'uso che disciplina l’utilizzo del marchio richiesto.
Il regolamento d’uso deve specificare:

  • le persone autorizzate ad utilizzare il marchio;
  • le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che il marchio deve certificare;
  • le modalità che l'organismo di certificazione utilizzerà per verificare tali caratteristiche e per la sorveglianza dell’utilizzo del marchio;
  • le condizioni dell'uso del marchio di certificazione, comprese le sanzioni.

Nell’eventualità in cui il regolamento d’uso sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume, la domanda di marchio di certificazione UE sarà respinta.

Limitazioni
Innanzitutto, i Marchi di Certificazione possono essere unicamente di proprietà di una persona fisica o giuridica, comprese istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, responsabile della certificazione e del controllo delle qualità o delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi .
Ciò significa che il proprietario del marchio non può essere coinvolto in alcun modo nell’attività di produzione e fornitura di beni e servizi certificati, dovendo rimanere soggetto terzo imparziale rispetto alle suddette attività.

In secondo luogo, i Marchi di Certificazione possono certificare la natura delle merci o dei servizi per i quali sono utilizzati, ma non l'origine geografica di un prodotto.

Tasse di deposito
Il costo per il deposito di una domanda di Marchio di Certificazione è di Euro 1500.

Cambiamenti procedurali

A decorrere dal 1° ottobre 2017, si applicheranno una serie di modifiche procedurali volte a snellire i procedimenti e ad aumentare la certezza del diritto. Le stesse saranno incluse nelle Direttive EUIPO, che saranno aggiornate al fine di riflettere la prassi d’esame di quest’ultimo alla luce delle modifiche in esame.
Di seguito è riportata una sintesi delle principali modifiche.

Priorità
Il richiedente che intenda rivendicare la priorità di un diritto anteriore deve depositare tali rivendicazioni contestualmente al deposito della domanda di Marchio dell’Unione Europea (MUE), mentre la documentazione a sostegno di tali rivendicazioni dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di deposito .
Qualora la documentazione a sostegno delle rivendicazioni non fosse redatta in una delle lingue dell'Ufficio, sarà facoltativo per quest'ultimo richiederne la traduzione.
Infine, la rivendicazione di priorità non sarà più esaminata nella sostanza dall'Ufficio, ma sarà valutata solo qualora invocata ed è necessario validarla nel procedimento.

Prima del 1° Ottobre 2017 A decorrere dal 1° Ottobre 2017
Deposito delle rivendicazioni di priorità Possono essere depositate in un momento successivo al deposito della domanda (fino a due mesi dallo stesso). Dovranno essere depositate contestualmente alla domanda di Marchio dell’Unione Europea.
Documentazione

Deve essere depositata entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità ;
Se non depositata in una delle lingue dell'Ufficio, è necessario allegare una traduzione.
Dovrà essere depositata entro tre mesi dalla data di deposito ;
Se non depositata in una delle lingue dell'Ufficio, sarà facoltativo per lo stesso chiederne la traduzione.
Esame delle rivendicazioni Rivendicazioni di priorità esaminate nella sostanza. Rimangono “semplici” domande fino al momento in cui vengono invocate.

Carattere distintivo acquisito in subordine
Il richiedente potrà ora invocare il carattere distintivo acquisito dal Marchio, sia nella fase iniziale di domanda di MUE sia in un momento successivo, anche quale richiesta in via subordinata, che avrà perciò effetto solo in presenza di una decisione definitiva negativa riguardo al carattere distintivo intrinseco del Marchio in esame.
In tal modo, il richiedente dovrà fornire prove dell’avvenuta acquisizione del carattere distintivo solo dopo aver eventualmente esaurito il proprio diritto di ricorso con riguardo al carattere distintivo intrinseco del marchio, evitando così di incorrere in spese non necessarie.

Procedimenti di opposizione/annullamento
Le disposizioni relative ai procedimenti di cancellazione e opposizione sono per la maggior parte uniformate, ad esclusione dei casi in cui differenze nella normativa derivano natura particolare e intrinseca di tali azioni.
I requisiti di ammissibilità e le motivazioni delle azioni di cui sopra (Articolo 8 del Regolamento sui Marchi dell'Unione Europea) sono stati riformulati in un nuovo ordine, rendendo così più chiara la natura distinta del motivo basato sulle indicazioni geografiche (paragrafo 6).
Il Regolamento Delegato introduce norme quadro sulla presentazione tardiva di prove e codifica la prassi dell’Ufficio sulla sospensione della rinuncia e la chiusura/continuazione di procedimenti pendenti di revoca o nullità.

Lingue e traduzione
I certificati di deposito, registrazione e rinnovo del marchio o disposizioni del diritto applicabile (ossia le prove quali elementi giustificativi) devono essere depositati nella lingua procedurale entro il termine fissato per la motivazione.
Tutti gli altri elementi di prova, quali le prove dell’avvenuta acquisizione del carattere distintivo o della reputazione, possono essere presentate in una qualsiasi tra le lingue dell'UE. L'Ufficio, sia su propria iniziativa sia su istanza motivata di parte, potrebbe richiedere una traduzione solo nelle circostanze in cui vi sia una discrepanza con la lingua del procedimento.
Inoltre, sono stati riesaminati gli «standard di traduzione» al fine di per prevedere la possibilità di limitare la traduzione richiesta a quelle sezioni del documento dichiarate come pertinenti da una parte.

Commissioni di Ricorso
Il Regolamento Delegato consolida le disposizioni concernenti le Commissioni di Ricorso precedentemente incorporate in fonti diverse: il contenuto della motivazione e della risposta, le «impugnazioni accidentali», le rivendicazioni, i fatti o le prove depositati per la prima volta dinanzi alla Commissione di Ricorso, i procedimenti accelerati, l'organizzazione e la struttura delle Commissioni di Ricorso.

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