KNOW HOW

Il know-how è quell’insieme di nozioni che integrano, migliorano, precisano e rendono applicabile la tecnica normalmente conosciuta in quel settore. Il know-how individua le condizioni di migliore attuazione di un procedimento, di un sistema o di un prodotto, completa tutte quelle informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita ed utilizzo di un bene, o di un impianto. Identifica in ultima analisi tutto ciò che finalizza l’esistente, migliorandolo e facilitandone l’applicazione, e/o l’utilizzo, e/o la commercializzazione.

Generalmente il know-how viene tipicizzato in quattro categorie principali:

1. tecnologico per il quale si intende sia lo sviluppo che la realizzazione dei prodotti e delle relative macchine, sistemi e procedimenti di ottenimento.
   Il know-how tecnologico può formarsi attraverso una o più fasi, sia empiriche che sperimentali, con l’utilizzazione di tutte le informazioni acquisite a livello teorico di progettazione, di laboratorio, di produzione, di installazione, di utilizzo, di impianto, ecc;
2. commerciale per il quale si intende l’insieme delle informazioni che un’azienda possiede in relazione ai prodotti, alle loro modificazioni, o messe a punto, agli adattamenti richiesti dai clienti, o da tipologie di clienti, agli usi a cui sono destinati ed alla loro resa.
   S’intende anche l’insieme delle strategie commerciali che un’azienda pone in essere per accreditarsi e per conquistare nuovi clienti e/o nuovi mercati.
   Questo tipo di know-how deriva dalle attività di marketing, di assistenza ai clienti, dall’attenta catalogazione dei risultati ottenuti a seconda del tipo di cliente, dell’ambiente ove il prodotto viene utilizzato e di tutti gli altri fattori che possono influire sul prodotto e sugli utenti, o acquirenti, dello stesso;
3. finanziario per il quale si intende l’insieme delle informazioni poste a supporto dell’attività gestionale e dell’attività commerciale e che comprende tutte le metodiche atte a rendere finanziariamente più conveniente sia la gestione dell’azienda che l’acquisto del prodotto da parte di terzi;
4. strategico per il quale si intende l’insieme di quelle informazioni che caratterizzano particolarmente il comportamento concorrenziale dell’azienda nei confronti delle aziende concorrenti. Questo tipo di know-how si identifica nella politica aziendale tesa alle collaborazioni per la ricerca, la costituzione di società miste, la creazione di laboratori finalizzati, le acquisizioni, le licenze, ecc.

Perché il know-how possa essere effettivamente vantaggioso all’impresa, dalla cui attività deriva, nel suo insieme, ovvero nel suo cuore caratteristico non dev’essere accessibile a terzi non autorizzati.
Nel momento in cui il know-how si diffonde, esso viene a volgarizzarsi perdendo valore come bene economico dell’azienda originariamente detentrice; esso diviene quindi un insieme di conoscenze di comune esperienza e come tale privo di qualunque valore economico monopolistico.

Altro aspetto riguarda il know-how che non deriva da proprie attività di ricerca, sviluppo ed esperienza, ma quello di cui si viene a conoscenza grazie ai contratti di licenza con terzi licenzianti. L’impresa licenziataria è ovviamente tenuta alla segretezza delle informazioni di cui viene a conoscenza sia perché è essa stessa normalmente a richiederlo contrattualmente, sia perché essa può trarre notevoli vantaggi da tale comportamento protezionistico. Il licenziatario, utilizzando le informazioni contrattualmente acquisite, molto spesso è in grado di concretizzare dei vantaggi concorrenziali che, come tali, restano di sua esclusiva proprietà.
Questi vantaggi, nonostante siano dipendenti da quanto trasferito con il contratto di licenza, normalmente apportano un incremento al patrimonio della licenziataria che a sua volta da utilizzatrice di know-how di terzi può anche divenirne fornitrice.

Va rilevato, incidentalmente, che difforme è l’interesse del licenziante e del licenziatario in un contratto che, direttamente o indirettamente, comprende il trasferimento, anche parziale, di know-how. In questo senso attenzioni particolari vanno prese nella stesura del contratto, prima, e nel trasferimento-acquisizione del know-how, poi. Tali attenzioni devono essere maggiori nel caso in cui il know-how sia autonomo rispetto ad altri oggetti della licenza quali brevetti, progetti, o altro.

La tutela del know-how

Come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, il know-how non rientra appieno nella categoria dei “beni giuridici immateriali”; ciò in quanto non può essere considerato nè un’invenzione industriale, nè un modello di utilità, né un modello ornamentale, nè un marchio, e non può nemmeno essere ricompreso nel diritto d’autore, pertanto non può essere soggetto alla tutela erga omnes propria dei beni immateriali.
La sua tutela, essendo comunque un bene economico, viene ravvisata, nel nostro ordinamento giuridico, in un duplice aspetto:

• tutela invocabile inter partes in conseguenza delle clausole contrattuali espresse dalle parti stesse;
• tutela invocabile erga omnes in base alle norme generali espresse sia dai codici, sia civile che penale, che dalle norme specifiche, sulla concorrenza sleale e sul segreto industriale.

La tutela inter partes

Questa forma di tutela è detta contrattuale in quanto il trasferimento del know-how avviene tradizionalmente per contratto; il contratto può essere di licenza (anche provvisoria ad esempio per rendere possibile una fornitura) o di cessione, e può essere implicito od esplicito.
Il contratto di licenza è un contratto atipico, il che sottintende che le parti del contratto mantengono ampia autonomia contrattuale. Ciò comporta che, nella formulazione del contenuto, pur dovendo rispettare gli elementi essenziali dei contratti, le parti hanno un’ampia libertà negoziale.

I contratti di know-how sono i più difficili da stipulare, da gestire e da far valere. Infatti, nella stesura del contratto la parte che cede o trasferisce è generalmente restia ad individuare in modo esteso il reale contenuto del know-how per evitare sorprese prima della firma definitiva, mentre la parte che riceve ha tutto l’interesse a veder ben identificato ciò che va ad acquisire.
Da notare che una non corretta identificazione spesso impedisce a chi acquisisce, o riceve, il know-how di far valere l’inadeguatezza di ciò che viene ceduto o trasferito.
Genericamente, le clausole contrattuali prevedono sia l’obbligo di comunicare all’altra parte le informazioni che nel loro insieme costituiscono il know-how, al fine di permettere a quest’ultima di utilizzarle armonicamente nella propria attività economica, sia l’obbligo alla consulenza ed all’assistenza, nonché all’istruzione del personale di chi riceve. La parte ricevente, invece, è normalmente obbligata sia al versamento di un corrispettivo, sia a non divulgare ad altri le informazioni ricevute anche se dette contengono parti di dominio pubblico, ciò in quanto, come detto, per know-how s’intende l’insieme inscindibile delle informazioni che, appunto come insieme, comportano il vantaggio ricercato e/o voluto.
Come per il contratto di licenza, anche in caso di cessione le nozioni che vengono cedute non dovrebbero contenere elementi configurabili in un brevetto per invenzione. Se del caso si rende necessaria la previsione di una o più clausole tese a prevedere questa eventualità e ciò che ne consegue.

La tutela erga omnes

La seconda forma di tutela è quella legale e detta può essere sia civile sia penale.
La tutela civile trova la fonte normativa principale nell’art. 2598 cod. civ. e nell’art. 6 bis L.I. Queste norme prevedono che un imprenditore compia un atto di concorrenza sleale quando sfrutta illegalmente i segreti, o i risultati del lavoro, nonché l’esperienza, del legittimo titolare del know-how, oppure compia atti contrari alla correttezza professionale. Un giudice se ravvisa uno o più atti di concorrenza sleale, ne inibisce la continuazione, provvede affinché ne vengano eliminati gli effetti, condanna il concorrente sleale al pagamento dei danni e, a volte, ordina la pubblicazione della sentenza su quotidiani e/o riviste specializzate.

Altra importante fonte di tutela civile è quella prevista all’art. 2105 cod. civ., in cui si obbliga il prestatore di lavoro ad essere fedele all’impresa. Questa disposizione, che deve essere collegata ai principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), sancisce a carico del prestatore di lavoro il divieto di concorrenza ed in particolare il divieto di trattare affari per conto proprio, o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore.
L’obbligo di fedeltà è stato ritenuto applicabile in caso di abusiva divulgazione, o sfruttamento, di invenzioni brevettabili, di liste di clienti, di tecniche di vendita, di investimenti eseguiti o in programma, di obiettivi di ricerca, ecc.
Esso opera per tutta la durata del rapporto di lavoro, ed oltre la sua terminazione, per i casi e nelle condizioni di cui all’art. 2125 cod. civ. il quale prevede la stipula di un patto di non concorrenza con il prestatore di lavoro.
Tale patto per essere valido deve risultare da atto scritto e prevedere un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro.
In ogni caso il patto di non concorrenza non può essere, dalla data di terminazione del rapporto di lavoro, di durata superiore ai cinque anni per i dirigenti e tre negli altri casi.