LE INFORMAZIONI SEGRETE

Affinchè le informazioni in possesso di un’impresa risultino protette dalla legge, è necessario che esse, oltre a costituire un valore aziendale, siano mantenute segrete.
Per informazioni s’intendono le conoscenze che vanno a costituire il know-how aziendale e che servono per produrre un bene, attuare un processo produttivo od utilizzate per un impiego tecnologico o commerciale, e devono essere derivate da studi, da ricerche o dall’esperienza.
Ad esempio: costituisce atto di concorrenza sleale la sottrazione di segreti aziendali, come l’elenco dei clienti e un procedimento di produzione - ancorchè non validamente brevettato - la cui messa a punto abbia richiesto una serie di accorgimenti e prove - App. Bologna, 19 giugno 1995.
Perchè queste informazioni siano suscettibili di utilizzazione economica, e quindi degne di tutela, devono essere:

1. informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie, di marketing o commerciali, sotto forma di relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi, rapporti, elenchi, dati, tabelle, schede, tabulati e quant’altro - sia su supporto cartaceo, sia su supporto magnetico, ottico o magneto-ottico, purché idonee a costituire un patrimonio di utilità aziendale;
2. segrete in quanto difficilmente accessibili e sufficientemente protette da chi ne è il legittimo titolare. Per dimostrare l’adeguata protezione delle informazioni, al fine di renderle tutelabili ed opponibili, non è sufficiente la buona fede od un semplice cavillo. È necessario, invece, che sia posto in essere un serio criterio di difesa, ed una corretta protezione, dimostrabile e documentabile: ad esempio un criterio di difesa prevede circolari interne specifiche, procedure di sicurezza, clausole di riservatezza o di sicurezza, contratti di sicurezza, di segretazione, ecc...

È necessario che l’insieme organico di dette informazioni, insieme che di volta in volta viene continuamente implementato ed adeguato al variare dei fattori di scambio e nel contempo esplica una propria valenza economicamente importante per l’azienda, come tale, sia segreto e bene proprio dell’azienda.
In altre parole, anche se la sequenza delle informazioni, che nel loro insieme costituiscono un tutt’uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell’attività dell’azienda, è costituita da particelle di informazioni di per sé note, qualora detta sequenza sia di per sè non nota e sia considerata segreta in modo fattivo dall’azienda, detta sequenza è di per sè degna di protezione e tutela.

Per meglio capire cosa s’intende per informazioni segrete protette dall’azienda dobbiamo ricordare che esse costituiscono il “Know-How”, correttamente definito dall’art. 10 1)-4) del Reg. CE n.96/240, del 31 gennaio 1996, che recita:

• “know-how”: un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata;
• “segreto”: indica che l’insieme del know-how, considerato globalmente o nella precisa configurazione e articolazione delle sue componenti, non è generalmente noto o facilmente accessibile, cosicchè una parte del suo valore consiste nel vantaggio temporale che il licenziatario acquisisce quando esso gli viene comunicato; tale termine non va inteso in senso stretto, cioè che ogni singola componente del know-how deve essere assolutamente sconosciuta o non ottenibile al di fuori dell’azienda del licenziante;
• “sostanziale”: indica che il know-how include informazioni che devono essere utili, cioè offrire alla data di stipulazione dell’accordo, ragionevoli prospettive di miglioramento per la posizione concorrenziale del licenziatario, ad esempio aiutandolo ad entrare su un nuovo mercato o conferendogli un vantaggio nella concorrenza con altri produttori o fornitori di servizi che non hanno accesso al know-how segreto sotto licenza o ad altro know-how segreto compatibile;
• “identificato”: indica che il know-how è descritto o fissato su un supporto materiale, in modo tale da permettere di verificare se esso possieda i requisiti della segretezza e della sostanzialità ed a garantire che il licenziatario non sia sottoposto a restrizioni ingiustificate nello sfruttamento della propria tecnologia. L’identificazione del know-how può essere effettuata mediante una descrizione figurante nell’accordo di licenza o in un documento separato o in qualsiasi altra forma appropriata, al più tardi all’atto del trasferimento del know-how o subito dopo, purché il documento separato o altro supporto sia disponibile in caso di necessità.

L'articolo 2598 n. 3 Cod. Civ.

Premesso che vi è la necessità di un coordinamento tra le normative che sottendono la concorrenza e le privative (quali ad esempio: marchi, ditta, brevetti, modelli, denominazione d’origine, pubblicità ingannevole, diritto d’autore) c’è da osservare che l’art. 2598 cod. civ. si riferisce all’ipotesi di illeciti extra contrattuali.
In questo senso l’art. 2598 cod. civ. si differenzia dall’art. 2043 cod. civ. in quanto il primo accentua la funzione preventiva rispetto al secondo che è più idoneo ad assolvere una funzione regressiva.
L’art. 2598 cod. civ. è applicabile a soggetti aventi la qualifica di imprenditori fra i quali esiste un rapporto di concorrenza economica, indipendentemente dalla posizione che i singoli soggetti occupano nella catena produttivo-distributiva essendo rilevante la capacità di un soggetto di sviare la cliente a danno dell’altro soggetto.

L’art. 2598.3 cod. civ. delinea le basi idonee per individuare il comportamento concorrenziale sleale non previsto dagli altri paragrafi dell’articolo stesso. Tale articolo specificamente recita:
“compie atti di concorrenza sleale chiunque… si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
Questa norma protegge il segreto d’impresa, non in sè, ma solo in presenza di comportamenti professionalmente non corretti e cioè in presenza di:

1. sottrazione di segreti tramite un dipendente di impresa concorrente, di un consulente o di altro collaboratore (ad es.: il dipendente che comunica al concorrente atti riservati relativi al datore di lavoro sono imputabili al concorrente che se ne avvantaggia, salvo prova contraria - App. Bologna, 19 giugno 1995);
2. sottrazione di segreti mediante spionaggio industriale (ad es.: costituiva atto di concorrenza sleale, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 6 bis L.I., l’appropriarsi di informazioni aziendali riservate, trafugate illecitamente - Trib. Modena, 15 luglio 1996; - costituisce atto di concorrenza sleale anche lo spionaggio industriale e cioè la sottrazione con mezzi subdoli di segreti commerciali ed industriali che l’impresa non desidera mettere a disposizione dei terzi concorrenti - Cass. 1983, n. 1413);
3. sottrazione di segreti tramite storno di dipendenti (ad es.: costituisce concorrenza sleale l’assunzione di dipendenti altrui o cercare la loro collaborazione al solo fine di poter utilizzare le loro conoscenze tecniche, usate presso l’altrui azienda, con l’effetto di permettergli l’ingresso sul mercato prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche - Trib. Orvieto, 4 luglio 1996);
4. concorrenza dell’ex dipendente nei confronti del precedente datore di lavoro, attuata mediante appropriazione ed applicazione di notizie segrete di proprietà di detto datore di lavoro (ad es.: costituisce atto di concorrenza sleale confusoria il comportamento dell’ex dipendente o agente che, cessato il rapporto, continui a rivolgersi agli abituali clienti offrendo i medesimi prodotti ed omettendo qualsiasi comunicazione in merito alla cessazione del rapporto - Trib. Verona, 30 aprile 1996; - l’ex dipendente non può impiegare a proprio o altrui profitto le informazioni non di pubblico dominio apprese nell’impresa di provenienza - Trib. Orvieto, 12 agosto 1996).

Questo articolo prevede che solo in presenza di un comportamento sleale possa essere ravvisato un danno all’azienda altrui, il che comporta una fondamentale differenza tra la tutela di un segreto e quella derivante da una privativa.

Il possesso di informazioni segrete non impedisce ai concorrenti, in linea di principio, di sfruttare le medesime, purchè in tale sfruttamento non intervengano fattori contrari alla correttezza professionale. Pertanto è lecito pervenire alle informazioni segrete di un concorrente attraverso propri studi e ricerche.
È pure lecito desumere le conoscenze tecniche, tecnologiche, o altro, di un concorrente analizzando i prodotti, la pubblicità e quant’altro si riferisce a detto concorrente anche smontando e/o sezionando il prodotto di detto e, se del caso, effettuando analisi chimiche o fisico-chimiche.
Tale comportamento non è un fatto illecito in sè, ma lo diviene nel momento in cui detto prodotto viene riprodotto pedissequamente (art. 2598 n. 1 cod. civ.) o nel momento in cui si interferisce con una privativa esistente in capo a detto concorrente, ovvero quando si utilizzano fonti conoscitive non autorizzate dal concorrente.

L'articolo 98 c.p.i.

Nel 1996, con il D.L. 19 marzo 1996 n. 198, la legislazione italiana si è adeguata, in materia di proprietà industriale, agli accordi internazionali TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) adottando una specifica disciplina del segreto che va ad integrare e completare la protezione prevista dall’art. 2598. 3 cod. civ. di fatto costituendone un’estensione.

Scopo di detti accordi internazionali è quello di garantire un trattamento uniforme nei singoli Stati contro atti concorrenziali che generano turbative del mercato.
I TRIPs prevedono modifiche delle leggi relative a specifiche materie quali: marchi d’impresa, denominazione d’origine dei vini, indicazioni geografiche, brevetti d’invenzione, brevetti per modelli di utilità, modelli ornamentali, topografie dei semiconduttori.
L'articolo 98 c.p.i. statuisce:

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:
   siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
   
   1. abbiano valore economico in quanto segrete,
   2. siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Questo articolo non ha effetto retroattivo (Trib. Milano 10 ottobre 1996) e pone in essere principalmente due ipotesi di protezione.

La prima si riferisce al comportamento di terzi che, con atti contrari alla correttezza professionale, vengono a conoscenza di informazioni di un’impresa, anche di tipo commerciale.
Perché questo atteggiamento concretizzi atti di concorrenza sleale deve avere per oggetto informazioni segrete le quali:

• non devono essere generalmente note o facilmente desumibili da parte di un esperto del settore; intendendosi che un insieme di informazioni di per sè note, singolarmente o in gruppi, ma organizzate in modo nuovo e non prima ipotizzato, è degno di protezione;
• abbiano un valore economico, e quindi siano un bene concorrenziale, in quanto segrete;
• siano sottoposte ad una tutela, adeguata a mantenerle segrete, da parte di coloro che nell’impresa le gestiscono e ne sono responsabili.

La seconda ipotesi di concorrenza sleale si esplica con la rivelazione a terzi, con l’acquisizione e/o con l’utilizzazione, di dati relativi a prove, studi, analisi delle carenze di un prodotto, ecc. o di altri dati segreti. Perché si configuri un caso di concorrenza sleale, detti dati devono derivare da un notevole impegno di elaborazione, ovvero devono essere subordinati ad una specifica autorizzazione per l’immissione in commercio nel caso di prodotti chimici, farmaceutici, o agricoli, implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

Non è del tutto chiaro se i soggetti di questa condotta, sia attivi che passivi, possano essere solo imprenditori od anche persone fisiche e giuridiche.
È però ragionevole ritenere che tra i soggetti tenuti all’adozione di misure di garanzia della segretezza debbano rientrare anche i soggetti diversi dal titolare dell’impresa (dirigenti, commerciali, capi reparto, ecc.) che è in possesso delle informazioni.
Infatti, l’espressione dell’articolo 98 c.p.i. “persone al cui legittimo controllo” fa sì che nella previsione legislativa rientrino anche coloro i quali ricevono le informazioni dal titolare dell’impresa e che vengono da detto autorizzati a comunicarle a terzi, a loro discrezione, per le esigenze dell’impresa.
In tal caso, anche queste persone sono tenute all’adozione di adeguate misure di garanzia nei rapporti con i terzi ai quali vengono comunicate legittimamente le informazioni segrete.
Conseguentemente, se ai terzi, ai quali le informazioni segrete vengono comunicate, viene imposto il segreto da persone dell’impresa titolare di dette informazioni segrete, differenti dal titolare, una tale impostazione deve ritenersi efficace e sufficiente a garantire la tutela del segreto (art. 99 c.p.i.).

Accordi di segretezza

Va ricordato che un’impresa può trovarsi nelle condizioni di fornire a terzi proprie informazioni riservate per una pluralità di motivi.
Esemplificativamente:

• ad un possibile cliente, per fargli capire il valore intrinseco di ciò che l’impresa gli va ad offrire;
• ad un fornitore, per permettergli di presentare un’offerta o per eseguire la fornitura commissionatagli;
• ad un consulente, esterno per permettergli di svolgere l’incarico conferitogli.
  In tutti questi casi l’impresa deve cautelarsi.

Come precedentemente accennato, le forme di tutela del proprio know-how, ovvero delle informazioni riservate, sono due: una tutela contrattuale ed una extracontrattuale.
Nel primo caso, il danneggiato farà valere quanto previsto espressamente nell’accordo di segretezza sottoscritto.
In presenza di una responsabilità extracontrattuale, il danneggiato potrà far valere le sue ragioni in base a quanto disposto generalmente dall’articolo 2598 n. 3 cod. civ. ed in particolare dall’art. 98 c.p.i..
È comunque possibile che la responsabilità contrattuale concorra con la responsabilità extracontrattuale.
Infatti, nel caso in cui un’azienda stipuli un accordo di segretezza con un’impresa concorrente, se quest’ultima divulga informazioni considerate segrete dall’accordo, informazioni che effettivamente lo sono, vi è violazione sia contrattuale (responsabilità contrattuale) sia del divieto di concorrenza sleale (responsabilità extracontrattuale).
Se, invece, l’accordo di segretezza viene concluso tra imprese non concorrenti, nel caso in cui chi riceve divulghi informazioni considerate segrete dall’accordo, informazioni che effettivamente lo sono, violerà l’accordo e quindi dovrà rispondere solo per responsabilità contrattuale. Tali informazioni segrete divulgate non potranno però essere utilizzate solo dai concorrenti del primo soggetto contraente. Quindi, il terzo che le utilizzerà, se in malafede, potrà incorrere in responsabilità extracontrattuale a norma o dell’articolo 2598 cod. civ., o dell’articolo 98 c.p.i.

Il soggetto danneggiato ha generalmente tre possibili azioni giudiziarie per veder riconosciuti i suoi diritti:

• instaurare un giudizio di merito ordinario;
• richiedere un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.;
• proporre querela penale.

Al fine di meglio difendersi è sempre opportuno, quando ciò sia possibile, stipulare preventivamente un accordo di segretezza che determini con chiarezza il contenuto delle informazioni segrete e che certifichi la volontà delle parti contraenti.