LICENZE DI BREVETTO

Si richiama preliminarmente l’attenzione sull’importanza, prima di firmare un contratto di licenza di brevetto, di verificare accuratamente lo stato vita di ogni famiglia di brevetto previsto contrattualmente e di verificare, attraverso i titoli concessi negli stati ad esame preventivo, il reale contenuto protetto da ogni famiglia di brevetto.
Si ricorda infine che il campo, effettivamente protetto da un titolo di brevetto, è definito dalle rivendicazioni ma, stando le diverse metodiche d’esame, uno stesso titolo può ottenere campi protetti differenti in due sistemi ad esame preventivo quanto a merito.
Questi esami sono relativamente costosi, richiedono un certo tempo ed è bene vengano effettuati da specialisti che conoscano le metodiche relative.
Le licenze di brevetto, per contratti a valere nell’ambito UE, sono specificamente disciplinate dal Regolamento 31 gennaio 1996 n. 240. Di tale regolamento è stata prevista anche la data di scadenza, fissata per il 31 marzo 2006.
Al termine “brevetto” viene data un’interpretazione ampia in quanto ai brevetti concessi sono equiparati:

• le domande di brevetto;
• i modelli di utilità;
• le domande per la registrazione dei modelli di utilità;
• le topografie di prodotti o semiconduttori;
• i “certificats d’utilitè” e “certificats d’addition” ai sensi del diritto francese;
• i certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati;
• i certificati riguardanti le nuove varietà vegetali.

A favore del licenziatario è ammessa la protezione territoriale tipica delle licenze esclusive. Infatti, il licenziatario è tenuto a:

• non autorizzare altre imprese ad utilizzare l’invenzione concessa nel territorio garantito dalla licenza, nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi in licenza resti in vigore;
• non utilizzare egli stesso l’invenzione concessa nel territorio garantito dalla licenza nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno, dei brevetti concessi in licenza, resti in vigore.

Tali obblighi sono parimenti previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo, la quale prevede che il brevetto europeo possa essere concesso in licenza, sia esclusiva che non esclusiva, in tutto il territorio della Comunità o solo in una sua parte. Inoltre, i diritti derivanti da un brevetto europeo possono essere fatti valere contro un licenziatario che oltrepassi i limiti imposti dalla licenza. Uno di tali limiti può essere quello territoriale.
Conseguenza delle restrizioni territoriali è che ogni licenziatario deve rispettare i limiti territoriali imposti contrattualmente; più precisamente:

• non utilizzare l’invenzione nel territorio di esclusiva del licenziante all’interno dell’UE;
• astenersi dal fabbricare, o utilizzare, il prodotto oggetto di licenza e non utilizzare il procedimento brevettato e il know-how comunicato, nei territori degli altri licenziatari all’interno dell’UE.

Per utilizzare l’invenzione s’intende non solo fabbricare ed utilizzare il prodotto ed il procedimento, ma anche immettere i prodotti sul mercato per la prima volta.
La concorrenza, posta in essere dal licenziatario e/o dal licenziante, generalmente, è divisa tra attiva e passiva.
La concorrenza attiva è sempre vietata quando pone in essere la ricerca di clienti posti fuori dal proprio territorio da parte del licenziatario. La concorrenza passiva si verifica quando il licenziatario soddisfa domande, da lui non provocate, provenienti da territori di altri licenziatari e/o del licenziante. Detto tipo di concorrenza è vietata per un periodo massimo di cinque anni.
Più precisamente, il licenziatario può essere tenuto a non mettere in commercio il prodotto - oggetto di licenza - nei territori degli altri licenziatari all’interno dell’UE per un periodo che non eccede i cinque anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato messo in commercio per la prima volta dal licenziante, o da uno dei licenziatari.
L’esclusiva territoriale trova, comunque, nelle importazioni parallele un forte ridimensionamento.
Infatti, qualunque terzo è libero di acquistare i prodotti dal licenziante, o da un licenziatario, e rivenderli, poi, nel territorio di un licenziatario o del licenziante. Alle importazioni parallele viene riconosciuta l’importante funzione di promuovere la concorrenza al livello della distribuzione.
È ammesso che nella licenza venga inserita una clausola per cui si obbliga il licenziatario a rifornirsi di prodotti presso il licenziante, o presso un’impresa da questa designata, ovvero si obbliga il licenziatario a servirsi di determinati servizi, ma solo se tali obblighi servono ad assicurare uno sfruttamento tecnicamente e/o tecnologicamente corretto dell’invenzione oggetto della licenza. In mancanza di tale condizione la clausola non può essere applicata.
Altro obbligo che può essere posto a carico del licenziatario è quello di rispettare limiti di qualità minimi del prodotto oggetto della licenza. Per qualità minima s’intende la misura indispensabile affinché ci sia uno sfruttamento tecnicamente corretto dell’invenzione (Burroughs/Geha Werke, GADI, 1972, nr. 231; Raymond/Nagoya, GADI, 1972, nr. 236).
Occorre comunque che le norme di qualità rispondano a criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, onde evitare che l’attività del licenziatario possa subire interferenze arbitrarie. L’obbligo, però, non deve estendersi oltre l’indispensabile e, soprattutto, non deve dare al licenziante la possibilità di interferire nelle scelte di politica commerciale riservate ai licenziatari.
Altro vincolo ammesso è quello in base al quale le parti reciprocamente si comunicano le esperienze acquisite nell’utilizzazione dell’invenzione concessa e si concedono una licenza per le invenzioni di perfezionamento o d’applicazione, purché tale comunicazione, o licenza, non sia esclusiva.
Non è consentito, però, che tale obbligo sia puramente unilaterale per il licenziatario, né tanto meno che egli sia “tenuto a cedere al licenziante, in tutto o in parte, i propri diritti di brevetto riguardanti invenzioni di applicazione o di perfezionamento dei brevetti oggetto di licenza, o il diritto a tali brevetti” (Davison Rubber, GADI, 1972, nr. 235).
Un licenziatario può essere obbligato a limitare lo sfruttamento dell’invenzione concessa ad una o più delle applicazioni tecniche contemplate dal brevetto. Non sono invece consentite limitazioni per quanto riguarda la clientela, ed in particolare non è consentito il divieto di fornire a determinate categorie di utilizzatori, di avvalersi di determinati modi di distribuzione, o di adottare, onde effettuare una ripartizione della clientela, determinate forme di condizionamento dei prodotti.
Altri vincoli ritenuti inammissibili, sono:

• limitare il quantitativo dei prodotti oggetto di licenza da fabbricare o da vendere (Sementi di mais, GADI, 1978, nr. 1127);
• determinare i prezzi, gli elementi del prezzo o gli sconti per i prodotti oggetto di licenza;
• vietare di fornire a determinate categorie di utilizzatori, nonché vietare di avvalersi di determinati modi di distribuzione, o di utilizzare determinate forme di condizionamento dei prodotti;
• obbligare il licenziatario a svolgere l’attività produttiva in un unico luogo (Windsurfing International Inc./Commissione delle Comunità Europee, GADI, 1987, nr. 2224).

È anche vietato imporre al licenziatario di pagare royalty per la fabbricazione di prodotti non brevettati, o formanti oggetto di brevetti scaduti, o per l’utilizzazione di un know-how divenuto di pubblico dominio, purché la divulgazione non sia imputabile al licenziatario stesso, o ad un’impresa ad esso collegata.
È inoltre vietato impedire al licenziatario di contestare la validità del brevetto concesso in licenza o di altri diritti di proprietà industriale e commerciale appartenenti al licenziante o ad imprese ad esso collegate (AOIP/Beyrard, GADI, 1975, nr. 777; Bayer, IIC, 1990, nr. 212).
Ulteriore vincolo inammissibile è la proroga automatica del contratto al di là della durata dei brevetti concessi in licenza ed esistenti alla data di conclusione dell’accordo, salvo il caso in cui il contratto preveda per tutti i contraenti la possibilità di recesso almeno annuale a partire dalla scadenza dei brevetti concessi in licenza.