LICENZE DI KNOW-HOW

Il know-how (che significa “sapere come”; il termine know-how è adottato in tutto il mondo ad esclusione della Francia dov’è sostituito con “savoir faire”) può essere distinto in due tipologie: quello industriale, più praticato, relativo ad informazioni a carattere tecnico e tecnologico, e quello commerciale riguardante un patrimonio di conoscenze pratiche derivante da esperienze e prove relative a servizi e sistemi organizzativi di vendita.
La materia è stata disciplinata dal Regolamento del 31 gennaio 1996, n. 240 ove viene definito il know-how come un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali ed identificate in una qualsiasi forma appropriata. Dove:

1. “segreto” è il know-how considerato globalmente, o nella sua precisa configurazione, che non è noto o facilmente accessibile, cosicché una parte del suo valore consiste nel vantaggio temporale che il licenziatario acquisisce quando gli viene comunicato. Ai fini della nozione di know-how non è necessario che il know-how possieda, o meno, il requisito della segretezza in assoluto, ma è necessario che, specie nell’ambito del contratto, il know-how, nel suo complesso, non sia di facile accesso o generalmente conosciuto, e sia tale da soddisfare le esigenze tecniche, o commerciali, dell’impresa, dando risultati non altrimenti raggiungibili in quel momento da parte dell’azienda.
   La dottrina ha posto in luce l’aspetto essenziale del contratto di know-how che consiste non nella trasmissione del segreto, ma in un facere (comunicare) o un dare (trasmissione di disegni, formule e simili) a titolo oneroso con vincolo di non divulgare (non facere) quanto trasmesso o insegnato.
   Si deve ritenere che l’obbligo alla segretezza (in senso lato), o meglio alla riservatezza, costituisca un elemento sostanziale per qualificare l’oggetto del contratto di know-how, poiché il valore economico e l’interesse delle parti permangono fin tanto che gli insegnamenti comunicati restino non accessibili ai terzi e/o non diventino di dominio pubblico.
   Occorre precisare che l’obbligo di riservatezza e di segretezza deve essere espressamente pattuito nel contratto non in termini generici ma specifici, venendo nel contempo determinato il termine della durata di tale clausola.
2. “sostanziale” è il know-how che contiene informazioni utili ad offrire, alla data della stipulazione dell’accordo, ragionevoli prospettive di miglioramento per la posizione concorrenziale del licenziatario. Nel know-how sono incluse informazioni importanti per l’insieme, o per una parte rilevante, di:
   1. un procedimento produttivo;
   2. un prodotto o un servizio;
   3. lo sviluppo di un procedimento produttivo e/o un prodotto e/o un servizio ed esclude le informazioni banali;
3. “identificato” è il know-how descritto, o fissato su un supporto materiale, in modo tale da permettere di verificare che esso contiene i requisiti della segretezza e della sostanzialità.
   Inoltre, se il know-how è regolarmente identificato, il licenziatario non viene sottoposto a restrizioni ingiustificate nello sfruttamento della propria tecnologia.

Il licenziatario non deve divulgare il know-how e comunque sfruttarlo dopo la scadenza dell’accordo se il know-how è ancora segreto. Non è invece ammesso vietare al licenziatario di continuare l’uso del know-how dopo la scadenza, qualora esso sia divenuto di pubblico dominio. Il licenziante è obbligato a:

• non autorizzare altre imprese ad utilizzare la tecnologia concessa nel territorio della licenza, comprendente l’insieme del mercato comune o una parte di esso;
• non utilizzare egli stesso la tecnologia concessa in licenza nel territorio ove la licenza stessa è stata concessa;
• non può richiedere il pagamento di royalty per la fabbricazione di prodotti non brevettati, o per beni o servizi che non sono né interamente, né parzialmente ottenuti mediante la tecnologia sotto licenza;
• non può richiedere il pagamento per l’uso di un know-how divenuto di dominio pubblico per causa imputabile al licenziante o ad un’impresa ad esso collegata.

Le prime due restrizioni sono ammesse per un massimo di dieci anni dalla data della firma del primo accordo di licenza stipulato dal licenziante per detto territorio e concernente la medesima tecnologia.
Il territorio contrattuale può essere costituito sia da una parte limitata del mercato comune, sia dalla sua totalità.
I vincoli territoriali a carico del licenziatario sono:

• non utilizzare la tecnologia concessagli nei territori del mercato comune riservati al licenziante;
• astenersi dal fabbricare o dall’utilizzare il prodotto oggetto di licenza, o dall’utilizzare il procedimento sotto licenza, nei territori degli altri licenziatari all’interno del mercato comune;
• astenersi dal praticare una politica attiva di immissione in commercio del prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all’interno del mercato comune, e, in particolare, dal fare pubblicità espressamente destinata a questi territori, costruirvi succursali, mantenere dei depositi;
• astenersi dal mettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori degli altri licenziatari all’interno del mercato comune.

Le prime tre categorie hanno durata massima di dieci anni, la quarta di cinque anni.
Il termine di decorrenza è sempre la data del primo accordo di licenza stipulato dal licenziante per detto territorio e concernente la medesima tecnologia.
Il licenziatario può essere obbligato a rispettare le specifiche minime di qualità del prodotto sotto licenza. Inoltre, può essere tenuto ad acquistare beni o servizi presso il licenziante, o presso un’impresa a lui collegata, nella misura in cui tali acquisti siano necessari per:

• assicurare uno sfruttamento tecnicamente corretto della tecnologia sotto licenza;
• garantire che la produzione del licenziatario sia conforme alle norme di qualità applicate dal licenziante e da altri licenziatari, nonché per permettere al licenziante di effettuare i controlli previsti.

Altri obblighi a carico del licenziatario:

• comunicare al licenziante l’esperienza acquisita e concedergli una licenza non esclusiva per i miglioramenti. Il licenziatario deve tuttavia rimanere libero nel periodo di vigenza dell’accordo, e dopo la sua scadenza, di utilizzare liberamente i propri miglioramenti, se e in quanto detti miglioramenti siano separabili dal know-how del licenziante.
• divieto di concedere sublicenze o di cedere la licenza;
• versare una royalty minima;
• segnalare eventuali violazioni al licenziante, nonché di procedere legalmente contro di esse, o di prestare assistenza al licenziante per tale scopo;
• essere tenuto a limitare lo sfruttamento della tecnologia sotto licenza ad una o più delle applicazioni tecniche da essa coperte, o limitare la vendita dei prodotti ad uno o più mercati. La Commissione europea ha precisato che simili obblighi non sono da considerare restrittivi della concorrenza, poiché rientra necessariamente fra i diritti del licenziante il trasferire il know-how solo per uno scopo limitato, sempre che ciò non costituisca un mezzo per la ripartizione della clientela.

Analogamente a quanto previsto in materia di brevetti, non è ammessa alcuna clausola che vieti al licenziatario di contestare il carattere segreto del know-how, cioè in sostanza la validità dello stesso. Anche in questo caso il licenziante ha la facoltà di recedere dal contratto in caso di contestazione da parte del licenziatario.
È vietato prorogare automaticamente, o tacitamente, la licenza, con l’inclusione in essa di nuovi miglioramenti comunicati dal licenziante. Una clausola del genere rende inapplicabile l’esenzione, a meno che il licenziatario possa rifiutare tali miglioramenti, ovvero che ciascuna parte possa recedere alla scadenza del periodo iniziale ed in seguito almeno ogni tre anni. Le parti rimangono libere di stipulare nuovi accordi sui miglioramenti, sempre che la loro durata complessiva non ecceda i limiti sopraindicati.
Ovviamente queste limitazioni non impediscono la stipula di accordi di maggior durata.